确立公司内部的应诉体制
收到法院送来的诉状影印本,明确得知成为侵权被告时,首先要做的是立即确立公司内部的应诉体制。虽然针对被诉内容、纠纷的重要性会有所不同,但同样需要确定的是:谁有权决定是否接受和解条件等最终判断权力?谁来指挥知识产权部(法务部)乃至全局?谁来进行具体工作?研发、制造、销售等各部门由谁负责统筹配合?
要想取得胜诉并非只是由知识
产权部(法务部)单兵作战就能够完成的,甚至需要包括代理商在内的大范围的支持协作,例如无效原告专利权时,需要研发部门提供现有技术的信息等;如果早在原告专利申请之前就开始生产与原告专利相同式样的产品,则需要生产部门提供的有关数据;如果考虑到最坏结果——败诉时,还需要销售部门提供销售数据,以便于计算侵权赔偿金额……
选定专利代理人
选择一个好的专利代理人是左右诉讼结果的一个重要因素,对于一个公司而言,平时就应该注意收集和关注代理人的信息。特别是当外国公司在日本遇到诉讼时,选择代理人应该注意以下几个方面:是否能够快速对应?有没有语言障碍?是否有可信赖的专人能够全身心投入到这项工作中?这些都是从法律上、技术上胜诉的重要因素。
日本的侵权诉讼每2个月左右需要原告、被告之间进行一次交换文件、举证、阐述本方主张等手续,在这2个月中,需要翻译对方文件、代理人进行内容分析、与委托人交换意见、起草反驳文件,以及提交文件的翻译等工作,而2个月的时间显得非常紧张,因此,需要代理人能够迅速处理这些工作。日本代理人与国外客户使用英文沟通是惯例,但对于中国企业而言,由于双方都不是母语,很容易产生意思偏差,也会花费更多时间,特别是不便于落实于笔头。另外,诉讼期间代理人能否优先确保本案所需时间也是胜诉的重要因素。
主张专利权无效
被告可以在专利侵权诉讼的第一阶段——专利权有效性的判断阶段,主张专利权无效,而且最好在法院和特许厅双管齐下,即:在法院主张其专利权无效的同时,在特许厅履行请求宣告专利权无效的手续。笔者认为,在提出无效请求时,虽然也可以使用审查中所引用的文献,但如果没有新的证据很难将其无效,因此应该花大力气用于对现有技术的检索和调查。如果想在第一次侵权诉讼准备手续时就宣布已经在特许厅开始无效宣告请求手续,那么就需要在收到诉状3到4个月内完成现有技术的调查、无效主张论据的确立和履行无效宣告请求程序等诸多手续,时间非常紧张。而在法院提交的答辩书中虽然也可主张无效,但可以逐次补充无效理由,时间上比较宽裕。
如果特许厅宣告该专利权无效,那么法院就会驳回该侵权诉讼。但是,特许厅认定专利权有效、或者特许厅判断专利权无效后,专利权人不服,上诉至知识产权高等法院时,法院会独立判断专利权的有效性。因此,即使特许厅判断专利权有效,法院也有可能认为该专利权有无效理由而驳回原告的请求,或者即使特许厅判断专利权无效(该判定并非最终判定结果,还在上诉中时),法院也有可能判定专利权有效。因此,除了要在特许厅进行专利权无效主张以外,在法院也要尽最大努力主张、举证专利权无效。
技术说明会
专利是一个技术难题,被告如果认为正确理解技术内容有助于法官认可自己的主张,可以向法院申请聘请技术专家。这些技术专家是被登记在法院的各领域专家,主要是大学教授等,他们可以从中立的立场向法官阐述技术观点、在技术说明会上直接质疑原告、被告的说明内容。是否采用技术专家由法官定夺,一旦采用往往会召开技术说明会。技术说明会是法院为了让法官能够准确理解技术背景而设置的,原告、被告双方各有近1个小时的时间进行阐述,向法官口头说明发明的技术背景以及有争议的技术层面。在技术说明会上,既要让技术专家从专业性和技术性上认可自己的见解,同时还要从基础知识入手,让法官理解自己所说明的内容,因而,这项工作难度很大,必须认真准备。
因篇幅有限,在下一篇文章中,笔者将继续介绍法院被诉时的必要手续和对策。(园田吉隆)