【案情介绍】
涉案专利名称为“电动平衡车及其支撑盖体、启动方法、转弯方法”(专利号:ZL201810180450.1),专利权人为浙江骑客机器人科技有限公司,无效宣告请求人分别为浙江九华进出口有限公司、万院安和王彬。
在本系列无效案件审理期间,针对涉案专利存在多个在审的侵权诉讼。无效决定作出后,全部侵权诉讼随之撤回。涉案专利系一件分案申请,是专利权人在母案获得授权后提出的6件分案申请之一。分案申请在母案的基础上对说明书进行了多处修改,对技术方案进行概括形成了新的权利要求。案件审理的重点在于判断分案申请要求保护的技术方案是否超出母案记载的范围。经审理,国家知识产权局作出第57433号无效宣告请求审查决定,宣告专利权全部无效。
【典型意义】
分案申请是与单一性原则配套而生的一项制度,其在实践中存在被不当使用的情形,例如专利申请在被驳回后通过分案申请再次进入审查程序,耗费行政审查资源;又如专利申请在被授权后通过分案申请寻求扩大保护范围,本案即属此类典型情形。
本案诠释了《专利法实施细则》第四十三条的适用规则,在清楚梳理说明书和权利要求之间关系的基础上,详细论述了说明书记载内容的改变对重新概括后形成的权利要求保护范围的影响,为分案申请超范围的判断提供了审理思路和审查标准。
【十大案件】“电动平衡车及其支撑盖体、启动方法、转弯方法”发明专利权
该案涉及名称为“电动平衡车及其支撑盖体、启动方法、转弯方法”的发明专利(专利号:ZL201810180450.1),该专利是基于申请号为201480066762.X的母案提出的分案申请,专利权人为浙江骑客机器人科技有限公司。针对该专利,浙江九华进出口有限公司、万某某和王某等三人先后提起无效宣告请求,无效理由涉及权利要求不清楚、得不到说明书支持、缺少必要技术特征、不具备创造性以及分案申请超范围等。国家知识产权局对上述三个无效宣告请求案合案审理后,作出第57433号无效宣告请求审查决定,以分案申请超范围为由宣告涉案专利权全部无效。
超范围的认定过程
涉案专利公开了一种左右车身可以相对转动的两轮电动平衡车。母案记载了电动平衡车包括顶盖、内盖和底盖,内盖作为整个平衡车的骨架连接车轮并间接承受使用者的重量,顶盖和底盖可通过螺丝相固定,顶盖和底盖固定在一起后,内盖被包覆在车体内部不外露。内盖为铝合金,因此强度更高,顶盖和底盖为塑料,可以减轻车体重量。根据母案记载的内容可知,其公开了一种包括顶盖、内盖和底盖三层结构的车身,内盖作为车体骨架,顶盖和底盖主要起到保护内部元器件和美观的作用。
申请人提出分案专利申请时对说明书进行了大量修改,将部件名称“内盖”统一修改为“支撑盖”,增加了支撑盖和顶盖一体成型,支撑盖采用刚性壳体形状,可以用硬质塑料、复合增强材料制造等内容,并且删除了内盖(支撑盖)被包覆在车体内部不外露的技术内容。根据分案申请说明书的记载,当支撑盖与顶盖一体成型,采用刚性壳体形状,且由硬质塑等制造时,平衡车的车身实际变为一种由上下壳体组成的两层结构。分案申请在母案记载的三层结构的基础上,通过改变部件名称、增加和删除技术特征,增加了母案中未记载的两层结构的方案。
分案制度设立的初衷是为了保证专利申请人的正当利益不至于因单一性原则的规定而受到损害,使母案中已记载但不满足单一性要求的技术方案也有机会获得专利权,分案申请享有母案的申请日(优先权日),故其说明书和权利要求书均不应当超出母案记载的范围。在授权前的实质审查程序中,分案申请的说明书和权利要求超范围均会导致分案申请被驳回。进入无效阶段后,由于专利申请已经获得授权,其权利的行使均以权利要求为基础,因此无效宣告请求程序中主要审查权利要求所要求保护的技术方案是否超出母案记载的范围。
涉案专利包括多组独立权利要求,其中一些独立权利要求中记载了“顶盖和支撑盖一体成型”这一明显超范围的技术特征,因此可以容易地得出上述权利要求超出母案记载范围的结论。另外一些独立权利要求中并未记载明显超范围的技术特征,以独立权利要求11为例,其要求保护一种电动平衡车的支撑盖体,包括成对设置且可相互转动的第一支撑盖和第二支撑盖。该权利要求中除“支撑盖”为从母案中的“内盖”修改而来外,其余技术特征在母案中均有记载。判断该权利要求是否超范围,需要考虑权利要求和说明书的关系。
说明书为权利要求的理解提供了技术背景和解释空间,如果分案申请说明书在母案的基础上作出较大的修改,使本领域技术人员基于修改后的说明书获得的技术信息发生改变,进而影响到对权利要求技术方案的理解,使得分案申请的权利要求涵盖了超出母案记载范围的其他技术方案,则该权利要求因超范围而应被宣告无效,避免其获得的权利与其在母案申请日时对现有技术的贡献不相匹配。
该案判断的焦点在于如何理解权利要求11中限定的“支撑盖”,以及在此基础上如何界定该权利要求的保护范围。对“支撑盖”的理解离不开说明书记载的内容,分案申请说明书公开了车身为三层结构和两层结构两种方案,因此权利要求11中的“支撑盖”既包括三层结构中位于中间的盖体,也包括两层结构中同时起到支撑、遮蔽和美观作用的上盖,后者在母案中并无记载。权利要求11涵盖了超出母案记载范围的方案,因此可以得出该权利要求超范围的结论。
超范围的辅助考量因素
根据前文分析已经能得出分案申请权利要求超范围的结论,但在无效宣告请求程序中以超范围为由宣告专利权无效需要特别慎重,以最大限度地保护专利权人对现有技术做出的智慧贡献。在涉案专利权无效宣告请求程序中,为了应对分案超范围的无效理由,专利权人对支撑盖的含义做出多次不尽相同的解释。为了合理鉴别专利权人的解释,审慎作出超范围的判断,合议组从申请人的技术贡献、系列申请状况和涉案专利侵权诉讼等多个角度进行进一步考察。
首先,考虑申请人的技术贡献。左右车身可以相对转动以实现车辆转弯的两轮电动平衡车的早期技术脉络较为清晰,最早的开创性发明是一件美国专利申请,公开了由顶部壳体和底部壳体组成的两层结构的车身,底部壳体与顶部壳体互补地形成,并用螺钉固定。涉案专利的母案在上述现有技术的基础上改进为三层结构车身,包括单独起支撑作用的内盖,以及包覆内盖和其他元器件的顶盖和底盖。在母案和该分案的实质审查过程中,均曾使用上述美国专利作为现有技术评述创造性,母案和该分案最终获得授权,其三层结构车身体现了申请人对现有技术的贡献所在。
其次,考虑系列申请状况。涉案专利的母案要求享有一件在先中国申请的本国优先权,该在先中国申请同时作为另外8件国内申请的本国优先权文件;在涉案专利的母案获得授权后,申请人提出包括涉案专利在内的六件分案申请,即涉案专利具有十几件系列申请。该十几件系列申请均记载了三层结构车身的方案,且大部分专利申请已经获得授权,即,体现申请人对现有技术做出贡献的三层结构车身,已经在涉案专利的系列申请中获得充分保护。
最后,考虑涉案专利侵权诉讼情况。在侵权诉讼中,被控侵权产品为具有上盖和下盖两层结构车身的平衡车,从侵权诉讼中专利权人的主张可以侧面印证,专利权人也认可两层结构车身的方案落入涉案专利权利要求的保护范围。
综上所述,申请人于母案申请日时对现有技术做出的技术贡献体现在三层结构车身,并且该技术贡献在涉案专利的其他系列申请中已经获得充分保护。涉案专利权利要求的保护范围涵盖了母案未公开的两层结构车身,超出了母案记载的范围。在综合考虑以上各因素的基础上,合议组以分案申请全部权利要求均超范围为由,作出涉案专利的专利权全部无效的决定。
需要说明的是,前面讨论的辅助考量因素具有个性化色彩,是合议组基于该案的特定情况,根据已经掌握的案件信息作出的思考,有助于增强合议组的内心确认,并不能成为审查该类案件的一般性标准。判断分案申请是否超出母案范围,其标准仍然是技术方案记载在母案中,或者由母案记载的内容可以直接地、毫无疑义地确定。
现状及启示
近年来分案专利申请数量呈递增趋势,为专利授权确权工作带来一定影响。该案在母案授权后提出6件分案申请,具有一定的典型性和代表性,从本案也引申出对分案申请的一些思考。
分案制度是与单一性原则配套的法律制度。根据单一性原则的规定,一件发明或者实用新型专利申请要求保护的技术方案必须属于一个总的发明构思。对于那些已经记载在该发明或者实用新型专利申请文件中,但不属于一个总的发明构思的其他技术方案,可以通过提交分案申请的方式予以保护,以兼顾申请人的正当权益,弥补因单一性规定而可能对申请人造成的损失。
综合专利法实施细则以及《专利审查指南》中对分案申请的规定可知,就分案申请提出的动因而言,申请人可以依据不具备单一性的审查意见提出分案申请,也可以主动提出分案申请。就分案申请提出的时限而言,在收到授权通知书之日起两个月内,收到驳回决定之日起三个月内,提出复审请求后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,均可以提出分案申请;就分案申请的内容要求而言,分案申请的类别应当与原申请的类别一致,分案申请的内容不得超出原申请文件记载的范围。
根据以上规定,我国专利制度对分案申请的提出动因和时限要求均比较宽松,实践中存在申请人利用分案制度反复提交内容类似的专利申请导致审查资源浪费,改变甚至扩大保护范围导致社会公众信赖利益受损,在分案申请中引入超出母案公开范围的技术内容导致申请人获得的权利与其在母案申请日时对现有技术的贡献不相匹配等情况。我们呼吁专利申请人在规划专利申请时,应回归分案制度的立法本意。良好的专利生态有利于保护真正的创新主体的利益,也是我们国家由知识产权大国向知识产权强国转变的必然要求。希望创新主体、代理机构、行政机关各司其职共同促进专利事业高质量发展。
(来源:中国知识产权报 作者:国家知识产权局专利局复审和无效审理部
郭晓立 程跃新 王滢)